从PCT和国内申请的授权质量来浅谈专利申请文件的撰写

作者姓名：杨叶波

作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心

摘要：本文从两个无效案例出发，依据PCT申请和国内申请文件的比较分析，分别对

说明书和权利要求的撰写提出建议，并依托于专利制度和专利法中对于无效宣告程序中的处

理原则，浅谈如何获得更加稳定的专利权，降低无效风险，提出在说明书中给出详尽的证据

证明创造性，在权利要求书中尽量多的保留权利要求，给后续的无效程序中的修改留出空间

的主要观点。

关键词：无效；PCT申请；国内申请；技术效果；修改

引言

截止到2014年6月，当年的国内发明专利的受理量是289563件，至今的总受理量是

3373771件，当年的国外发明专利的受理量是61144件，至今的总受理量是1304755件；当

年的国内发明专利授权量是76205，总授权量是812068，当年的国外发明专利授权量是

31437，总授权量是614233。从上述数据可以看出，国内案件的总授权率是24%，国外案件

的总授权率是47%，国外案件的总授权率达到了国内案件总授权率的两倍。这一授权数据

的差异不仅仅源自技术方案的差别，还有一个原因是由于申请文件撰写的质量良莠不齐。同

样，在对专利权被无效宣告的程序中，PCT申请则更容易维持专利权有效，国内申请则无

力还击。本文将从PCT申请和国内申请的文件撰写对比的角度进行分析，谈一谈如何获得

更加稳定的专利权，降低无效风险。

一、关于说明书

专利的申请文件主要由权利要求书和说明书两部分组成。下面从一个无效宣告案出发，

了解说明书的撰写得当对于案件的重要性。

某无效宣告请求案，授权公告时的权利要求书如下：

1.一种治疗口腔炎症的中药制剂，其特征在于是由下述重量份数的中药原料制成的药

剂：天冬1份～98份、麦冬1份～98份、玄参1份～98份、甘草1份～80份、山银花1

份～100份。

2.如权利要求1所述的治疗口腔炎症的中药制剂，其特征在于各中药原料的重量份数

为：天冬5

份～50份、麦冬5份～50份、玄参5份～50份、甘草2份～40份、山银花5

份～80份。

3.如权利要求1所述的治疗口腔炎症的中药制剂，其特征在于各中药原料的重量份数

为：天冬25份、麦冬25份、玄参25份、甘草12.5份、山银花30份。

4.如权利要求1至3中之一所述的治疗口腔炎症的中药制剂，其特征在于该制剂为有

糖颗粒剂、无糖颗粒剂、片剂、胶囊剂、散剂、丸剂、合剂、糖浆剂、煎膏剂、滴丸剂、凝

胶剂或茶剂。

5.一种权利要求1所述治疗口腔炎症的中药制剂的制备方法，其特征在于该方法包括

如下过程：(1)按配方称取五味药材原料；(2)将上述原料投入蒸煮提取锅中，加水浸过药材，

开启蒸汽蒸煮两次，滤过，合并滤液；(3)液滤浓缩至60℃时相对密度为1.09～1.12，冷却

至常温，加入乙醇，搅拌均匀，静置12小时以上使沉淀，取上清液，回收乙醇，浓缩至60

℃时相对密度为1.30～1.33的浸膏；(4)加入辅料，按所需剂型的制备工艺制成相应剂型。

6.如权利要求5所述的治疗口腔炎症的中药制剂的制备方法，其特征在于所述的辅料

为粘合剂、填充剂、矫味剂、湿润剂、防腐剂、抗氧化剂中的一种或几种。

某公司针对上述专利的专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求。涉案专利系在口腔

炎中药制剂中使用山银花替代现有技术中的金银花，并宣称这种替代产生了预料不到的更好

的技术效果。因此，对于显而易见性和预料不到的技术效果的判断成为涉案专利是否具备创

造性的争议焦点。专利复审委员会审查决定和二审判决均认为，本领域技术人员在现有技术

的基础上，采用山银花替代金银花是显而易见的，而且通过分析申请文件中的实验数据并不

能证明使用山银花达到预料不到的技术效果。据此，专利复审委员会以不具备创造性为由作

出决定，宣告涉案专利权全部无效。

经过上述案件可以看出，当一个案件的非显而易见性被否性后，其实际具有的意料不到

的技术效果则成为判断涉案专利是否具有创造性的焦点，这种情形多见于组合发明、选择发

明和要素变更发明。《审查指南》中对于组合发明的规定是：如果组合的各技术特征在功能

上彼此支持，并取得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和

更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性；对于选择发明

的规定是：在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主

要因素；对于上述要素变更的发明，如果要素的替代能使发明产生预料不到的技术效果，则

该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

另外，在《专利指南》中对于意料不到的技术效果的规定是：发明取得了预料不到的

技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者

产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术

领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，

一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出

的实质性特点，该发明具备创造性。

但是，申请人往往会把这一点与“显著的进步”搞混，“显著的进步”是创造性的审查

基准之一，专利法第二十二条第三款的规定，审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否

具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。《专利指南》中对于显

著的进步的判断是：在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的

技术效果。以下情况，通常应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步：

（１）发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约

能源、防治环境污染等；

（２）发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技

术的水平；

（３）发明代表某种新技术发展趋势；

（４）尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。

由此可以看出，显著的进步是大部分案件都具备的，但具备显著的进步并不意味着有

创造性，对于“预料不到的技术效果”的判断则比“显著的进步”更为严苛，具有意料不到

的技术效果的技术方案则具备创造性。

值得注意的是，对于上述意料不到的技术效果的认可，应当是基于原始申请文件的记

载。也就是说，如果申请人在申请文件中没有记载这种意料不到的技术效果，仅仅在后续审

查程序中进行补充性的说明或举证，则难以得到认可。因此，原始申请文件的撰写对于此预

料不到的技术效果尤为关键，而这种记载往往是体现在说明书中。

多数国内申请人在撰写说明书时，在具体实施例部分都局限于将权利要求的内容在参

数或具体步骤上做限定照搬到实施例中，比如某案件中，权利要求1为“一种抗辐射饮料，

其特征在于，原料成分及重量百分比为：海带多糖0.009％、枸杞多糖0.006％、茶多酚0.003

％、白砂糖8％、柠檬酸0.07％、维生素C0.01％、余量为纯净水”，实施例中仅记载了“一

种抗辐射饮料，其特征在于，原料成分及重量百分比为：海带多糖0.009％、枸杞多糖0.006

％、茶多酚0.003％、白砂糖8％、柠檬酸0.07％、维生素C0.01％、余量为纯净水”。假设

上述这种组合是显而易见的，那么，根据说明书的记载，这一组合的技术效果难以达到上述

所述的“意料不到的技术效果”。申请人在对上述技术方案做研究时，可能对现有技术中一

些常用抗辐射物料的种类以及含量做出筛选，可能发现了这些物质的组合能够出现1+1>2

的效果，才使得申请人给出了上述组合的技术方案。但是，由于申请人在原始说明书中并没

有记载，即使申请人在后续的无效宣告程序中对该意料不到的技术效果做出了陈述，也是难

以被接受的。

反观，PCT申请人在撰写时，会在说明书中用大量的篇幅对这种技术效果以及筛选过

程进行描述，常常会用表格或者数据来记载其整个发明的过程，并从各个角度做出对比，这

一实验的记载其表达的含义，用通俗的话来讲，就是只有本申请权利要求中的各个要素组合

在一起才能起到如此好的效果，这种组合要素缺一不可，不是随意的选择或改变就能获得的。

因此，通过对于本无效案的分析，申请文件中说明书的撰写对于案件的走向是非常关键

的，说明书应当尽可能详细记载，还原发明的整个过程，在此，笔者建议国内申请人在撰写

说明书时可以向PCT多多借鉴。

二、关于权利要求书

对于权利要求书的撰写，同样由一个案例引出。

某专利授权公告时的权利要求书如下：

1．一种电加工设备，包括：机床、电源装置、工作液系统以及作导电材料制作的工具

电极由电机枢动安装在机床上，工具和工件同电源装置的输出端相连接．加工时工具以>10M

／S的线速度回转，同工件之间以点或线或面瞬时接触或有001-01mm的间隙不规则的方式

运动，并产生频率为150-30000次／rPM的机械脉冲电源，该工具电极即是—种特殊的机

械脉冲发生器，作用在工件表面形成局部高密度电流，使工件表南局部快速电热熔化⋯⋯粗加

工时，工作电压为25V-28V，工作电流为1600A-3000A。

在无效宣告程序中，专利权人对请求人认为的不清楚之处争辩为：机械脉冲电源的频率

“150-30000次/rPM”单位是“次/秒”，rPM是笔误，应该是秒，不是分钟。合议组审理

后对上述事实作出认定：对于频率的单位“次/rPM”，不能直接地、毫无疑义地确定为是“次

/秒”的笔误，因为rPM在机械领域有确定的含义，是“转/分”的意思，不能得出“次/rPM”

必然是“次/秒”，因此，合议组认为“次/rPM”代表的含义不清楚。据此合议组作出全部

无效的无效决定。

由本案的审理过程引发了如下思考：申请人在权利要求书中仅记载了权利要求1，当该

权利要求有缺陷时，一旦进行无效宣告程序，则专利权人还能如何修改？

我国《专利法实施细则》第六十九条规定：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实

用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者

实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图。对于具体的修改原则、方式、时机，

现行《审查指南》作了进一步规定：发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，

其原则是：

（1）不得改变原权利要求的主题名称。

（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、

合并和技术方案的删除。

权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求

或者从属权利要求。

权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同

一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在

一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特

征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。

技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种

以上技术方案。

由此可以看出，《审查指南》中对于无效宣告程序中权利要求书的修改规定的比较严格，

这是出于合理保护专利权和平衡专利权人与公众利益的考虑，考虑到专利文件是经过审查后

的文件，权利要求所要求保护的内容是专利权人自愿修改而成，因此，专利权人的修改也应

在专利文件的权利要求的范围内进行。

通过国内和PCT申请文件中的权利要求书以及历次修改后授权公告的权利要求书进行

比较分析，不难得到国内申请在无效宣告中对于权利要求的修改余地小、更加被动的结论。

其主要原因就在于，国内案件往往在提出申请时，权利要求项数较少，而在审查过程中的历

次修改中，常将权利要求合并成更少的项数，甚至是只剩下1项权利要求。在这种情况下，

如果在被授权专利权后，有请求人对该权利要求书进行无效请求，则难以通过修改来克服请

求人提出的主张，从而被全部无效。

PCT申请文件中对于权利要求书的记载往往有几十甚至是上百项，在审查过程中的历

次修改中也仅仅是将关键权利要求进行合并，且不会轻易删除权利要求之间的引用关系，权

利要求书中还有很多关于功能性的描述。不得不说，PCT的这种撰写形式使得他在无效宣

告中不会陷于被动中，一旦请求人提出无效请求，申请人还可以通过对权利要求书进行删除

或者合并的修改方式来克服，从而维持其专利权。

三、结语

综上所述，申请文件在撰写之处就应当明白该技术方案的关键点，在说明书中给出详

尽的证据证明该技术方案的创造性，在权利要求书中尽量多的保留权利要求，给后续的无效

程序中的修改留出空间。总之，申请文件的撰写应当严谨、细致、详尽、求实，方可规避授

权后被无效的风险。

参考文献

[1]专利审查指南，中华人民共和国国家知识产权局，知识产权出版社，2010年1月，第1

版。